论文：知识产权滥用的法律规制

论知识产权滥用的法律规制

 ----以“因恶意提起知识产权

诉讼损害责任纠纷”案由为视角

福建名仕律师事务所  杜昌敏

内容摘要：知识产权滥用是一种违背诚实信用原则、扰乱市场正常竞争秩序的违法行为，应当进行法律规制。在各知识产权专门法大都仅从权利限制的角度防止知识产权滥用的情况下，2011年修订《民事案件案由规定》时增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，赋予了受损害的当事人一个重要的可以主动追究和遏制滥用知识产权、恶意提起侵权诉讼的权利。而本文从至今为止为数不多的判例进行实证研究，归纳总结认定构成恶意诉讼的要件，特别是该构成要件中关键的“恶意”的认定，就显得尤为重要。

关键词：知识产权 滥用 恶意诉讼 法律规制

    所谓知识产权滥用，相对于知识产权权利人对其所依法享有的知识产权的合法、正当地行使而言，是指知识产权权利人超出了法律允许的“合法垄断”的范围，“恶意”地行使其知识产权，不正当地阻碍和限制正当竞争、技术进步，损害社会公共利益和他人合法权益。即，知识产权滥用是一种违法行为，应当予以规制。民法语境下，任何权利既要保护，同时又要进行适当限制，防止滥用，这是民法诚实信用原则的基本要求。同样，在知识产权法领域，鼓励技术创新，促进知识传播，保护知识产权权利人的合法利益，一向是现代各国知识产权法律的立法宗旨。但是，防止知识产权滥用，促进正当竞争，平衡知识产权权利人和社会公众利益的保护，也是各国知识产权法律的应有之义。

    一、现有法律中对于防止知识产权滥用的规定

    《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）第七条提出了知识产权保护的目标：“知识产权的保护和实施应有助于促进技术革新及技术转让和传播，有助于技术知识的创造者和使用者的相互利益，并有助于社会和经济福利及权利与义务的平衡”。同时，对于防止知识产权滥用，TRIPs协议第八条第2项规定了以下原则：“只要与本协定的规定相一致，可能需要采取适当措施以防止知识产权权利持有人滥用知识产权或采取不合理地限制贸易或对国际技术转让造成不利影响的做法”。这是从早先的《保护工业产权巴黎公约》、《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》等国际条约中延续下来的对于知识产权保护与防止滥用，最直接、明确的原则依据。这个禁止滥用知识产权的法律原则，具体落实到我国的国内法，《反垄断法》中作为附则的第五十五条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”这里直接使用了“滥用知识产权”这样的用语，从反垄断法的角度对滥用知识产权的行为进行规制。而《专利法》、《商标法》、《著作权法》这三大知识产权专门法中并没有直接、明确的使用防止知识产权滥用这样的表达，而是通过许多分散条文规定了关于权利人行使权利的限制、允许他人合理使用、建立强制许可制度以及允许他人行使在被控侵权时进行不视为侵权以及拥有合法来源、只停止侵权但不承担赔偿责任等的抗辩权利。具体如：

    《专利法》第六章“专利强制许可制度”，规定了他人可以向国务院专利行政部门申请强制许可实施专利的六种情形，包括专利权人闲置专利三年以上、专利权人行使专利权的行为被认定为垄断行为、紧急情况下为了国家和社会公共利益的需要、为了公共健康的目的等等。第六十九条规定了不视为侵权的几种情形：专利权用尽、先用权、临时通过中国水域的外国运输工具的使用、科学研究和实验、为行政审批的需要。第七十条规定了能够证明被控侵权产品合法来源的，不承担赔偿责任。

    《商标法》第四十九条第二款规定了可以撤销商标的二种情形，包括丧失显著性以及三年不使用；第五十九条规定的先用权；第六十四条规定了商标权人三年内未使用商标的，被控侵权人不承担赔偿责任，以及销售者能证明合法来源的不承担赔偿责任。

    《著作权法》第四条规定了一个禁止滥用的原则条款：“著作权人行使著作权，不得违反宪法和法律，不得损害公共利益。”在第二章第四节“权利的限制”以列举的方式规定了十三种他人可以不经许可不支付报酬地使用作品的情形。

    对以上各个知识产权专门法中关于防止知识产权滥用的法律规定来分析、总结，可以看出一个总体的特点，那就是基本都是从对知识产权权利的限制上来做出相关规定。但是，对于知识产权权利人最明显、最严重的一种滥用行为，即出于恶意，以损害竞争对手为目的，以行使知识产权权利为由，向人民法院提起知识产权侵权诉讼，以谋取不正当利益，这是一种典型的恶意诉讼，属于侵权责任范畴，对于滥用知识产权的行为人，应当科以相应的侵权赔偿责任。但是对于此类的知识产权滥用行为，在法律上如何认定，其构成要件是什么，相关知识产权法律上却没有具体规定。《专利法》第四十七条和《商标法》第四十七条分别在规定专利权和商标权被宣告无效后的处理上，因专利权人、商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿，而《著作权法》因没有相应的无效宣告制度，也便没有相关的规定。除了以上《专利法》和《商标法》的两个简单的原则性规定外，相关的司法解释也没有做出更为详细、操作性更强的规定，导致这种本可以最有效地遏制知识产权滥用的法律手段，缺乏更明确有力的法律支持。因此相关的判例也很少。

    2011年2月18日最高人民法院颁布《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》(法〔2011〕41号)，对2008年起施行的《民事案件案由规定》进行了修改，于“知识产权权属、侵权纠纷”这个一级案由下增设了第155号案由“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”。从此，以恶意诉讼为案由来处理知识产权滥用案件，就有了正式的名份。

   《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用（2011年修订版）》（奚晓明主编，人民法院出版社出版）中对增加此案由的原因和意义如此阐述：“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷是本次修改案由中新增加的一种案由类型。恶意诉讼属于滥用诉权的一种表现……由于知识产权的无形性和作为竞争手段的工具性，实践中容易以所谓行使知识产权的名义恶意提起诉讼，越来越多的人呼吁要对此现象加以规制。在2008年第三次修改《专利法》时，就曾经试图把恶意诉讼的构成要件单独写一条，但因为难以从文字上准确界定而最终未能如愿，而是留给司法实践中去根据个案来判断，不断积累经验。本次增加此种案由类型，既是指引地方法院可以受理此类诉求，也是希望能够通过知识产权审判来总结相关司法经验。”

    二、已有判例

    以案由“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为关键词检索“中国裁判文书网”和“无讼案例”网站，截止2017年5月25日，分别检索到26和27个结果，共涉及20个案件，其中判决9个。这是自2011年这个案由正式推出以来能查找到的案例。北京市第二中级人民法院于2007年审理了首例以恶意诉讼为由而提起的知识产权损害赔偿纠纷案件，当时立案的案由定为“知识产权损害赔偿纠纷”，北京明日电器设备有限责任公司诉维纳尔（北京）电气系统有限公司，典型的因为前案提起侵权诉讼后涉案外观设计专利被宣告无效而引起的后续索赔诉讼。福州市中级人民法院于2011年9月受理了首例因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件，原告漳州吉美电子有限公司与被告福州日宏电子有限公司同样是因为前案的侵害外观设计专利权纠纷中，涉案专利被宣告无效后，被控侵权人进而提起的索赔，案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”。本文作者于2013-2015年代理的“永安恒盛合金钢铸造有限公司诉被告福建多棱钢业集团有限公司”因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷也同样是因前案侵犯发明专利权纠纷案件中，该发明专利被宣告无效后引发的后案的索赔诉讼。这个案件在此类案件中更为典型，因涉及到发明专利无效程序中几经反复，前案侵犯发明专利权纠纷案件的起诉也是几经反复。案件当事人以及法官对于“恶意”的认定也各有主张。该案件后被福建省高级人民法院选入2015年度福建法院保护知识产权十大典型案例之一。

    最高人民法院于2017年3月6日发布指导案例82号：“王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案”。该指导案例案由虽然是“侵害商标权纠纷”，但是，其内容以及争议的问题和法院的认定，均涉及到知识产权滥用和恶意诉讼：“王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。”因此，该案例目前为止最高等级的案例，其对于知识产权滥用以及对“恶意”的界定具有重要的指导意义。

    三、“恶意”与滥用的认定

    北京知识产权法院在北京远东水泥制品有限公司诉北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，提出：“本院认为，所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁。2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3、具有实际的损害后果。4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。”‚这是以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由立案审理并最终判决结案的案件中，少有的一个对恶意诉讼进行定义并概括构成要件的判决书。这个定义和对构成要件的概括显然是符合实际，十分精到的。恶意诉讼具有侵权属性，因此这四个构成要件也符合侵权法律关系的特征。从“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”这个案由本身的要义出发，“恶意”显然是上述四个构成要件中的关键。作为侵权属性的案由，这里的“恶意”，并不仅仅是“过错”，而是“滥用知识产权”的“恶意”，判断行为人在提起知识产权诉讼时候是否出于“滥用知识产权”的主观状态就成为判断该行为是否具有“恶意”的标准。这也是本文主张“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”是规制知识产权滥用的一个典型案由。

    从知识产权的基本分类来看，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”也因此按照知识产权的基本类别分成以下几类：
    首先，最常见的，也是最典型的，是专利类，因专利被宣告无效后引发的“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”这一类诉讼。上述中国裁判文书网上所检索到的9个判决案件中，专利类的就占了六个，一个判决构成恶意诉讼，五个判决不构成恶意诉讼。此类案件都有相同的发展过程：前案，专利权侵权纠纷，专利权人作为原告起诉被告侵犯其专利权，要求被告承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。前案中，原告可能采取包括证据保全、临时禁令、财产保全等措施。中案，专利无效审查程序，前案的被告在收到应诉文书后，在法定期限内向专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的申请，专利复审委员会按法定程序对该申请进行审理并作出无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权无效。该无效决定可能经过后续的行政诉讼后仍然被予以维持。在前案被告提出无效宣告请求后，前案的审理有可能被中止，原告有可能在无效决定作出后，撤诉，或者被法院驳回。也有可能在无效宣告决定最终发生法律效力前，前案的侵权判决已经作出并生效。后案，在涉案专利最终被宣告无效后，侵权诉讼的前案被告此时就开始了“反扑”，转身变为了原告，以前案中的原告为被告，提起了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，以被告专利无效、恶意提起专利侵权诉讼、造成原告经济损失为由，请求法院判决被告赔偿原告因前案的专利侵权诉讼造成的经济损失。本文作者于2015年代理的“永安恒盛合金钢铸造有限公司诉福建多棱钢业集团有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案”，就是一个这样典型的案件，只不过专利无效审查程序和行政诉讼对于涉案发明专利“一种钢砂生产方法”的效力认定几经反复，侵权诉讼也反复多次。该案件一审由福州市中级人民法院判决认定福建多棱钢业集团有限公司前案提起专利侵权诉讼的行为不构成恶意诉讼，但基于原告永安恒盛合金钢铸造有限公司确实存在经济损失，判决被告补偿原告10万元，福建省高级人民法院二审判决同样认定不构成恶意诉讼，判决驳回永安恒盛合金钢铸造有限公司的全部诉讼请求。此类型因专利被无效后提起的恶意诉讼案件，大多数判决都认定原专利权人在前案专利侵权诉讼的行为不构成恶意。北京知识产权法院一审、北京高级人民法院二审的北京远东水泥制品有限责任公司与北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，是少数认定构成恶意诉讼并判决赔偿损失的案件之一。由于发明专利的权利相对于实用新型和外观设计专利更稳定，实用新型和外观设计专利因授权时不经过实质审查，其被宣告无效的可能性更大。因此，专利类的恶意诉讼多集中于实用新型和外观设计专利上。

    第二类就是商标类的恶意诉讼。与专利侵权纠纷不同，由于商标的授权程序和专利不同，商标侵权诉讼启动后，并不像专利侵权案件那样被控侵权人会选择申请商标无效或撤销。因此，商标类的恶意诉讼与专利类相比，要少得多。如上述中国裁判文书网检索到的9个判决案件中，商标类的只有两个。前述最高人民法院于2017年3月6日发布的指导案例82号：“王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案”，虽然是商标侵权纠纷，但其裁判要点对于恶意诉讼的认定具有指导意义：“当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。”

   第三类是著作权类的恶意诉讼。著作权的权利形态比专利、商标要复杂、多样，也不存在像专利、商标那样的无效程序，其权利效力由法院在审理侵权诉讼时予以直接认定。因此其恶意诉讼的情形也更复杂多样。

   其他类别，如商业秘密类的。

   从现有有限的判例来进行实证研究分析，并遵循“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”这个案由，对于“知识产权滥用”进行法律规制的意义，我们可以抽象出认定“恶意”成立的构成要件：

首先，总的原则是，对于以知识产权诉讼形式侵害他人权益的，仅具有一般的过错不足以构成恶意，对其主观恶意的认定标准应当高于对一般侵权行为中过错的认定标准。这也是基于知识产权本身的专业性和复杂性特点所决定的。

其次，总的基础前提是，行为人在对他人提起知识产权侵权诉讼时，明知其诉讼请求缺乏基本的事实依据和权利基础，缺乏正当理由。

从最常见和典型的专利类的恶意诉讼来看，一般只有在专利被宣告无效之后，才有可能提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的诉讼。但是，并非只要专利被最终宣告无效，那么其之前提起的专利侵权诉讼就都是恶意的，这并不符合设置专利无效审查制度的目的。这种“恶意”的明知应当是指，在专利权人侵权诉讼起诉时，专利权人明知其专利权缺乏专利性，其权利缺乏稳定性，极有可能被宣告无效，而为了损害竞争对手的利益，取得非法利益，而提起侵权诉讼。基于专利审查的专业性，专利权人的明知，应当主要在于其对于自己的专利缺乏新颖性是明知的，其所申请的专利技术方案，是完全抄袭于申请日之前已经公开的现有技术，比如国外已经公开的专利，某种技术标准，或者某项公知技术，常规设计，其利用我国对于实用新型、外观设计专利只有形式审查而无实质审查就予以授权的特点，在明知不符合专利性的基本要求的情况下，为了不正当目的，而仍然申请专利。在取得实用新型或外观设计专利证书后，即为了损害竞争对手，获得不正当利益，而提起侵权诉讼。这种诉讼的恶意就是显而易见的，因为其基于一个自己明知的、本来就应当是无效的专利来起诉，当然就是属于缺乏事实根据和权利基础、缺乏正当理由的滥用诉讼权利的行为。当然，要证明其存在“明知”的“恶意”，需要提出足够有力的证据。这种恶意诉讼往往发生在实用新型和外观设计两个类型。因为发明专利在授权前都经过了实质审查，其效力稳定性相对要比实用新型和外观设计高得多。另外，如果是因为创造性的问题导致专利被无效，也一般不能认定其“恶意”，因为专利的创造性问题相对更专业，不能苛求专利权人自己具有这样的判断力。

上述“永安恒盛合金钢铸造有限公司诉福建多棱钢业集团有限公司”一案中，涉案专利是发明专利，其无效程序几经反复，并且都是在创造性问题上导致最终的无效。因此，一二审判决都不认定原专利权人福建多棱钢业集团有限公司具有“恶意”。中国裁判文书网上检索到的案例中，大多数也都是因为不能证明原专利权人在提起侵权诉讼时就明知其专利无效而不能认定其“恶意”。“北京远东水泥制品有限责任公司与北京四方如钢混凝土制品有限公司”一案中，法院是如此认定北京四方如钢混凝土制品有限公司具有“恶意”的：“四方如钢公司在无效宣告程序中主动放弃了涉案专利中的方法权利要求，又就此向远东水泥公司主张方法专利侵权，缺乏基本的事实依据和权利基础；四方如钢公司在无效宣告程序中对涉案专利中的产品权利要求进行了主动的删除、合并，后又在专利侵权案件中依据修改前的产品权利要求向远东水泥公司提起侵权诉讼，实际上意味着四方如钢公司就其已经放弃的部分产品权利要求向远东水泥公司主张权利，显然缺乏权利依据。由上可见，四方如钢公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意。”可见，要认定专利类的“恶意”，其条件是十分严格的。

依此类推，对于商标类和著作权类的恶意诉讼，也应当采同样的认定标准。特别是著作权类的，著作权的权利证明比专利和商标更为复杂多样，著作权登记也只是自愿登记，其作品登记证书也只是著作权的初步证据，因此，法院在审理著作权侵权案件中，需要着重审查著作权的有效性。由于作品更容易被抄袭，恶意诉讼更容易被提起，因此，对于著作权类的恶意诉讼中的“恶意”应当相对容易被证明被认定。

一旦“恶意”被认定，那么其他的构成要件就相对容易认定，损害后果以及损失金额也就能进一步予以认定，最终确定恶意提起知识产权诉讼的行为人所应当承担的侵权责任，其滥用知识产权意图达到其正当目的的行为就受到了应有的制裁。

因此，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，赋予了受损害的当事人主动追究和惩罚滥用知识产权的行为的一个重要权利和入口。

注释：

 中国人民大学知识产权教学与研究中心、中国人民大学知识产权学院编，《知识产权国际条约集成》，清华大学出版社2011年版，第372页。

 ‚详见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1446号“北京远东水泥制品有限责任公司与北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”一审民事判决书。

作者杜昌敏，大学本科，法律硕士，专职律师，律师执业20年，地址：福州市仓山区六一南路3号红鼎天下1号楼16层（邮编：350007），电话：13809505925，             E-mail：13809505925@163.com