2019-2020年度福建省律师知识产权案例正式发布！

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｜专家评述｜

信华食品(漳州)有限公司外观设计专利权维权案，历经两年，经历福州市中级人民法院一审胜诉、福建省高级人民法院二审败诉、最高人民法院再审最终胜诉，全额支持原告的诉讼请求。

价值一：专利侵权诉讼中，对于以域外网站网页形式呈现的现有设计抗辩证据，代理律师对此创造性运用实验性证据进行反驳：本案原告信华公司代理律师运用实证方法，对现有设计抗辩证据，进行反向取证：对案件中两个网站的博客文章的发表、修改规则进行取证，并实验性的注册了一个博客账号，发表了一篇带图片的博文，把发表时间设定为十几年前，然后，再修改替换图片，再重新发布，该文章显示的发布时间没有改变，也没有显示被修改的标记。代理律师在再审申请及再审阶段提出的对舒汇公司的现有设计抗辩的实验性反驳意见，最终均被最高院采纳，作为再审判决书的认证理由。

 价值二：充分利用调查令获取证据，维护当事人合法权益。本案代理律师充分利用举证规则，申请了法院调查令，到被告舒汇公司所在地的税务局调取其近三年以来以“叉烧包”产品名称的增值税发票开票记录，证明了其销售数据，并提供了利润计算方式，作为经济赔偿金额确认的有力证据，使一审判决及最高院再审判决均全额支持了一审时关于赔偿经济损失及合理费用的诉讼请求。

本案经历一审、二审、再审过程，期间还经历了被告两次向国家知识产权局申请宣告案涉专利权无效，最终均被决定维持专利权有效。诉讼过程中，信华公司代理律师以坚定的信念，扎实的法律理论功底，创新性运用各种方式进行案件证据的获取，最终获得终审胜诉，维护了当事人的合法权益。

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｜专家评述｜

本案所涉纠纷较为新颖，不同于百威公司所提起一般平行进口商品商标侵权纠纷，涉及平行进口商品的报关材料等所使用的中文标识是否构成商标侵权的新问题，具有一定的典型意义。

对于商标平行进口是否会构成侵权行为，应根据商标的本质和商标法的立法宗旨，在综合考量国家在国际贸易中的政策需要、行政部门对进口商的管理要求等多方面因素的基础上，合理平衡商标权人、进口商和消费者之间的利益，处理好保护商标权和保障商品自由流通二者之间的关系。本案明确了商品进口申报行为属于进口商品交易行为的一个环节，在平行进口的报关单上使用争议中文标识系在商业活动中使用识别商品来源的行为，属于商标法意义的商标使用行为。同一外文对应的中文名称或姓名的翻译，一般并不具有唯一性。判断是否构成商标侵权，应当重点审查被告使用被诉侵权标识的行为是否违反商标法的规定，是否足以造成相关公众混淆或是给商标权人造成其他实质损害。平行进口商仅是在进口环节对权利人使用在相关产品上的外文商标进行中文音译，并没有侵权的主观恶意，客观上也没有妨碍权利人对商标权的行使，不会造成普通消费者对商品来源的混淆，不构成《商标法》第五十七条第七项所规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。

本案代理律师的代理思路、辩论立足点、推进说理的方式充分展示了专业修养，较好地维护了当事人的合法权益。两审法院的判决说理也为今后类似案件的审理，提供了有价值的思考路径。

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｜专家评述｜

本案系对境外网站相关证据的证据能力与证明力认定问题的具体探索与研究，具有一定的创新性和指导意义。

价值一：证据之间形成完整的证据链条，提升证据证明力。本案被上诉人厦门瑞丰公司的代理律师积极取证，构建完整的证据链条。提交的“www.youtube.com”境外网站上关于涉案音乐电视作品的完整视频等证据，视频上的信息与经认证、公证的《录音/录像制品权利认证书》中载明的曲名、表演者、曲作者、词作者等信息亦可相互印证，足以证明案外人华特国际音乐股份有限公司系涉案音乐电视作品的著作权人，被上诉人经授权亦享有相应权利。

价值二：境外网页证据合法性与证明力的探索与研究。本案被上诉人厦门瑞丰公司的代理律师本着有理有节的原则，为证明案件事实之需，进行国际互联网相关网页完整视频证据材料的获取，且上诉人提供了其他证据补强，故法院未过分拔高本案的证据合法性审查标准，亦未作为非法证据进行排除，体现了适当减轻权利人的举证负担、实现各方利益平衡的司法精神。

价值三：本案境外网站相关证据的取得方式具有创新性。不同于其他案件，本案境外网站相关证据系在大陆地区通过可信时间戳方式录制取得，并非形成于域外，无需进行认证公证，更不会冲击相关禁止性规定的立法目的的实现。

此案具有较强的启示意义：更应注重对相关证据进行事实判断，根据实际情况进行具体分析，以促进著作权人的认定，为日后该类案件办理开拓了新的思路。

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｜专家评述｜

本案系灵活运用抵触申请作为现有技术抗辩，结合“惯用手段的直接置换”规则并最终获得胜诉的案件，具有一定的创新意义与示范效用。

价值：《专利法》规定在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。即允许被控侵权人在专利侵权纠纷中以其实施的技术或设计属于现有技术或现有设计作为抗辩。而在理论界及司法实践中，抵触申请能否作为现有技术抗辩依然是学者们研究探讨的重点话题。本案中，代理律师通过国家知识产权局网站等渠道检索相关专利，在阅读了大量相关专利的基础上，将涉案专利与侵权产品、侵权产品与现有技术，涉案专利与现有技术进行比对，灵活运用“抵触申请作为现有技术抗辩+惯用手段的直接置换”相结合阐述被诉侵权产品使用的是抵触申请技术，主张原告实施的技术相较于抵触申请不具有新颖性，从而形成被告实施的技术属于抵触申请技术的抗辩新思路，最终法院不仅支持了抵触申请作为现有技术抗辩引用的基础，同时还支持了“惯用手段的直接置换”的抗辩思路，该抗辩的创新思路得到了司法实践的确认与肯定，亦丰富了专利侵权判定规则的司法实践。

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｜专家评述｜

本案系福州市首例侵犯商业秘密刑事案件。本案适用1997年刑法及相关司法解释，构成刑法第219条侵犯商业秘密罪需要同时满足以下三个条件：第一，相关信息属于商业秘密；第二，被告人实施了侵犯商业秘密的行为；第三，给权利人造成的损失达到50万元以上。福州市鼓楼区人民法院在审理过程中就上述3个焦点分析认为：涉案技术信息不为公众所知悉，能带来经济利益并有实用性，且权利人采取了合理保密措施，涉案技术信息属于商业秘密；3名被告人主观上存在故意，明知或应知可能会侵犯商业秘密，客观上实施了侵犯商业秘密的行为，利用从权利人处带出的设计图纸，生产出与权利人具有同样功能的设备，构成对涉案商业秘密的非法获取、使用。

本案争议的焦点在于是否被告人给权利人造成的损失达到或超过50万元（根据2020年《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》规定，入刑标准减少至30万元）。在审判实践中，损失除了直接损失外是否还应当包括间接损失？直接损失如何具体计算？公诉机关与被告人及其辩护人之间往往存在不同的理解，分歧较大。

公诉机关列举的权利人损失除直接损失外，还包括间接损失和律师费及鉴定费。经代理律师的有效辩护，在权利人损失的认定上，法院根据案件实际情况，客观分析被告人行为给权利人造成的直接损失，部分采纳审计报告的结论，全面评估权利人两方面损失：一是被告人实际履行合同对权利人销售额毛利润的影响，二是因被告人竞争导致特定订单差价损失，权利人损失共计747918.24元，排除了间接损失及律师费和鉴定费。本案在损失认定上部分采纳了辩护律师的意见，体现了律师的代理水平。此外，本案对于厘清侵犯商业秘密罪中被害单位损失计算的问题，提供了思路。

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｜专家评述｜

《商标法》第59条第3款规定了商标先用权制度，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。本案涉及商标先用权抗辩成立要件认定。实践中，被控商标是否在先使用并具有一定影响，是判断商标先用权抗辩是否成立的关键。

本案的难点就在于从原告商标获得注册到提起本案诉讼，已将近10年，时间跨度长。而被告在原告商标获得注册时公司刚刚成立不满一年，申请日之前相关的商标使用及宣传证据难以获得。而商标先用抗辩中的“一定影响”，要求被控侵权人提交真实的销售证据或宣传证据，证据能证明其标识在使用地域发生识别作用的，可以视为具有一定影响。被告代理律师通过大量的工作，最终收集到相关有效证据，形成相互印证的证据链条，证实了案件的相关事实，相关主张获得了法院的支持，维护了当事人的合法权益，体现了代理律师的专业能力和敬业精神。

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｜专家评述｜

近些年涉及善意取得的商标权纠纷案件时有发生，可司法实践对此的处理却未达成统一。本案历经两次合同之诉、两次确权之诉、一次发回重审和一次再审，耗时5年才尘埃落定。本案对于商标权的性质、诉讼时效规定和善意取得制度的适用以及善意取得构成的认定标准具有一定的指导意义。

在财产权交易流转的过程中可能发生表征权利与实际权利不一致的情况。善意取得是解决无权处分问题的有效手段。善意取得并不限制财产权客体的具体类型，权利的客体可能是有形的，也可能是无形的。商标权系知识产权，具有财产属性，可依法转让。商标注册、转让均需经过国家工商行政管理总局商标局核准、登记，商标权转让的程序设计、商标权的绝对权属性、商标权转让的公示性均达到了与不动产转让近似的效果。鉴于商标登记的公信力，为维护市场稳定和交易安全，商标权转让已经具备类推适用善意取得制度的基础。将善意取得制度适用于商标权，这不仅有利于保护善意第三人的利益，也有利于维护商标权流转的市场交易秩序和交易安全，客观上也督促原权利人对自身权利引起足够的重视。

在商标权善意取得的认定中，案涉商标的受让过程中当事人是否已尽到了合理注意义务，是否支付了合理对价，是否依法办理了商标转让登记手续，是判定其对涉案商标的取得是否构成善意取得的重要条件。受让人善意取得了商标权的的，原商标权人有权向无处分权人请求赔偿损失。

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｜专家评述｜

《商标法》第七条规定：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。本案法院援引该法条对享有商标权的原告主张被告使用其商标，要求被告承担商标侵权责任，做出了否定性评价。

本案原告向案外人购买获得了“怒吼天尊”商标权，之后以被告开设京东商城的网店产品链接带有“怒吼天尊”字样侵权其商标权为由，提起商标侵权诉讼，要求被告停止侵权并赔偿损失。但法院经审理，查明如下事实：1、在“怒吼天尊”申请商标注册之前，“怒吼天尊”即是NBA球星华莱士的绰号；2、原告并未提供有效证据证明其对“怒吼天尊”注册商标有进行实际的商业使用；3、被告在商品标题中使用“怒吼天尊”属于描述商品款式、属性、特点的描述性使用，而非商标性使用；4、原告近年来多次将他人知名品牌或名人姓名作为商标向商标局申请注册，均被商标局驳回或不予受理，原告这些行为的合理性和主观用意值得怀疑，不应倡导。基于此，法院适用《商标法》第七条驳回原告的所有诉讼请求。

该案在如何准确把握商标的功能、商标法的立法目的和宗旨以及商标侵权的构成要件等商标法基本理论上，具有较强的指导意义。

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｜专家评述｜

近年来像唐风卷一样，类似的网红餐饮店陷入商标陷阱，频频遭遇商标侵权纠纷的不在少数。面对这种情况，网红们往往会陷入两难的境地，要么自己直接改名，失去经营多年的流量资源，要么购买已经注册的商标，无论哪一种选择，都将承受巨大的经济损失。本案对日后类似案件的维权与审理提供了思路和方向，也提升了商标先用抗辩规则对于当事人的指引性和确定性。

在商标先用权的适用主体上，由于个体工商户的法律人格与经营者高度重合，如果个体工商户的经营者又开办了不同的店铺，各店铺经营产生的商誉均可以归于经营者个人。从遏制恶意抢注，保护诚信经营的角度出发，认定尽管商业登记上字号不相同，在后开办的店铺仍可以援用在先经营店铺所使用的商标作为商标先用权抗辩的基础。

在涉及商标先用权的案件审理中应强化证据审查，甄别原被告双方的实际使用状况及商标注册人的真实注册意图。综合本案全案情况，完整的证据链可证实唐风卷餐饮店经营者早在2011年就开始在寿司产品上使用“唐风卷”的字样标识，早于第三人申请、核准、原告受让取得该商标的时间，并具有一定的知名度和影响力。案外人申请涉案商标时很可能是出于非善意的抢注，原告唐品汇公司现以非善意取得的商标权对被告唐风卷餐饮店的正当使用行为提起侵权之诉，属权利滥用。至于原告是否知情，不影响被告在先权利的成立。原告虽经受让取得成为讼争“唐风卷”注册商标专用权人，但无权禁止被告在原使用范围内继续使用该商标。

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｜专家评述｜

本案涉及对地理标志证明商标的商标法保护。《商标法》第三条规定：经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。本法所称证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

本案原告享有宁德大黄鱼及图地理标志证明商标专用权，且该证明商标经大黄鱼生产加工企业长期使用，在全国范围内具有较高知名度并享有较高美誉度和市场占有率，亦被认定为中国驰名商标。本案被告一作为宁德当地大黄鱼加工企业，曾于2014年获得原告许可使用该证明商标，但许可期限届满后被告一接受被告二委托加工生产大黄鱼，并在生产加工大黄鱼的包装袋上使用宁德大黄鱼及图字样。法院经审理认为被告一的行为构成对原告地理标志证明商标专用权的侵犯，且被告一主观上明知原告享有涉案商标的专用权。虽然被告一作为宁德当地大黄鱼加工企业，有权以合理方式在其加工的大黄鱼产品上标注来源于宁德，但宁德大黄鱼及图作为原告获准注册的地理标志证明商标，只有达到原告制定的特定质量标准且获得原告授权许可后才有权使用，否则就属于典型的商标侵权行为。

该案对于如何准确理解地理标志证明商标的保护范围，特别是地理标志所在地企业如何客观标注商品来源，如何合法使用地理标志证明商标具有较强的指导意义。